RB 309

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Een vorm van adverteren

Hoge Raad, 12 december 2008, LJN: BF0518, Portakabin Limited c.s. tegen Primakabin B.V.

Benelux-woordmerk (portakabin). Gebruik als ‘adword’ bij internetzoekprogramma’s als Google. “De Hoge Raad zal de vragen van uitleg van de Richtlijn aan het HvJEG voorleggen, ook al betreft het hier een kort geding, gelet op het grote, de nationale grenzen overschrijdende belang van de aan de orde zijnde toepassing van internet en de omstandigheid dat ook andere hoogste gerechten van de lidstaten soortgelijke vragen van uitleg aan het HvJEG hebben gesteld, die nog geen beantwoording hebben gevonden.”

Lees het arrest en de (5) vragen hier.

'Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.'

Gevolggevend aan de wens van de gemeenschapswetgever in richtlijn 97/55 tot stimulering van vergelijkende reclame, geeft het Hof in rov. 40 aan dat niet alleen het gebruik van het merk zelf daarvoor nodig kan zijn, maar ook het gebruik door de vergelijkende adverteerder van een met het merk overeenstemmend teken. Uiteraard moet de adverteerder wel aan alle andere voorwaarden van de Richtlijn inzake vergelijkende reclame voldoen (rov. 45).

Vervolgens constateert het Hof de complicatie dat aanwezigheid van een overeenstemmend teken in de zin van art. 5, lid 1, onder b van Richtlijn 89/104 verwarringsgevaar veronderstelt, en dat art. 3bis, lid 1, onder d van Richtlijn 84/450(117) vergelijkende reclame nu juist verbiedt, indien gevaar bestaat dat zij ertoe leidt dat de adverteerder met een concurrent, of de merken, goederen of diensten met die van een concurrent worden verward (rov. 46 e.v.). Het hof lost dit dilemma (uiteindelijk) op door akkoord te gaan met de benadering van de verwijzende Britse rechter, die erop neerkwam dat de door H3G in haar vergelijkende reclame gebruikte bubbels (natuurlijk) wel verwarrend zouden kunnen zijn met de door O2 als merk geregistreerde bubbels, maar dat 'volgens de vaststelling van de verwijzende rechter zelf, het gebruik dat H3G in de omstreden reclame van met bubbelmerken overeenstemmende beelden van bubbels heeft gemaakt, niet heeft geleid tot verwarring bij de consumenten' (rov. 63 en 64). Verwarringsgevaar in art. 5, lid 1, onder b van Richtlijn 89/104 moet dus anders bekeken worden dan verwarringsgevaar in art. 4, lid 1, onder b (het geval waarin een houder van een ouder merk zich verzet tegen inschrijving van een jonger, potentieel verwarrend merk). Dat leidt tot rov. 67:

'67. In het in artikel 5, lid 1, sub b van richtlijn 89/104 bedoelde geval beroept de derde die gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zich daarentegen niet op enig merkrecht op dit teken, maar maakt hij er gericht gebruik van. In deze omstandigheden dient het onderzoek of de houder van het ingeschreven merk het recht heeft om zich tegen dit specifieke gebruik te verzetten, zich te beperken tot de omstandigheden waarin genoemd gebruik plaatsvindt, zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens(118) verwarringsgevaar zou opleveren.'

5.71.3. Ik constateer dat het Hof van Justitie op (wederom) inventieve wijze andermaal een economisch interessant deelgebied van het bezigen van andermans merk binnen het gebied van art. 5, leden 1 en 2 van Richtlijn 89/104 heeft gebracht (of gehouden). De inzet was misschien niet heel groot. Maar hij was in zoverre niet gering, dat de door de Gemeenschapswetgever gewenste bevordering van vergelijkende reclame - een belangrijk concurrentiemiddel - in het geding was. Vergelijkende reclame veronderstelt niet alleen doorgaans het (door de Richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame, onder voorwaarden, al dwingend toegelaten) vermelden van het woordmerk van de merkhouder, maar kan effectiever zijn bij het afbeelden van het beeldmerk, of iets wat daarop lijkt. En een beetje 'ludieke' vergelijkende reclame kan weer effectiever zijn dan saaie vergelijkende reclame. Tot de strenge eisen van de Richtlijn inzake misleidende en vergelijkende reclame behoort niet: saaiheid. Klaarblijkelijk heeft het Hof van Justitie ook deze kwestie zodanig belangrijk gevonden, dat hij hier het communautaire heft in handen wil houden. Bij een andere keuze zou in menige lidstaat - misschien juist niet in het Verenigd Koninkrijk, maar, gelet op nationale tradities, mogelijk juist in de Benelux onder art. 5, lid 5 van de Richtlijn (art. 2.20, lid 1, onder d BVIE), en in Duitsland en Frankrijk onder het recht inzake oneerlijke mededinging - aan de vergelijkende reclamemaker de ruimte onthouden worden die het Hof hem EU/EER-breed blijkt te willen toekennen.