Coöperatieve inbreuk (2)
Rechtbank Amsterdam, 23 mei 2007, HA ZA 04-2822, N.V. Subaru Benelux c.s. tegen Automobielbedrijf A c.s.
Nog een Subaru-zaak, dit keer tussen Subaru c.s. en de individuele (in Cosis verenigde) autodealers. Gebruik beeldmerk van Subaru door Subaru-specialisten is niet toegestaan wanneer zij reeds gebruik maken van het woordmerk Subaru. Gebruik beeldmerken voorbehouden aan erkende distributeurs van merkhouder.
Subaru heeft in 2003 de dealercontracten met de 16 gedaagden beëindigd. Samen met anderen hebben gedaagden vervolgens een coöperatie van specialisten in Subaru-voertuigen opgericht, Cosis. Subaru c.s. vordert onder meer een verbod om nieuwe Subaru-auto's te betrekken en een verbod om inbreuk te maken op de merkrechten van Subaru.
Met inachtneming van de uitputtingsregel van BMW/Deenik beoordeelt de Rechtbank in welke gevallen gedaagden gebruik mogen maken van de Subaru-merken. Daarbij maakt de Rechtbank een onderscheid tussen woord- en beeldmerken. Wat de beeldmerken betreft oordeelt de rechtbank:
Het gebruik van (woord-)beeldmerken is echter niet noodzakelijk om de aard van de auto aan te duiden naast de mededeling dat A c.s. specialist zijn in de verkoop en de reparaties en het onderhoud van Subaru-auto’s. De verdere verhandeling, dan wel de reparaties en het onderhoud, van Subaru-auto’s kan immers ook zonder het gebruik van deze beeldmerken worden verzekerd. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking de door Subaru c.s. gestelde gebruiken in de autobranche, die A c.s. onvoldoende gemotiveerd weerspreken. Juist in deze branche geldt dat specialisten, anders dan dealers die tot een distributienetwerk behoren, hun specialiteit kenbaar plegen te maken door vermelding van alleen de woordmerken, zonder gebruikmaking van de beeldmerken. Beeldmerken worden immers veeleer gebruikt door erkende distributeurs als teken van authenticiteit van auto en distributeur.
"5.19. Gelet hierop is de rechtbank met Subaru c.s. van oordeel dat louter door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-)beeldmerk van Subaru in de autobranche, de gebruiken binnen die branche in aanmerking genomen, de indruk kan worden gewekt dat A c.s. zijn aangesloten bij de Subaru-dealerorganisatie of dat een bijzondere band tussen hen bestaat. Het feit dat A c.s. in hun reclame-uitingen vermelden dat zij in het samenwerkings-verband Cosis opereren, doet hier niet aan af, nu het publiek niet geacht kan worden te weten wat dit samenwerkingsverband inhoudt. Het wijzen op een samenwerkings-verband kan zelfs de indruk versterken dat het zou gaan om een tot het distributienet van Subaru behorende dealer.
5.20. Op grond van het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat het gevaar bestaat dat A c.s. door het gebruik van de beeldmerken en het (woord-) beeldmerk de indruk wekken dat zij behoren tot het distributienet van Subaru c.s., dan wel dat anderszins een commerciële band bestaat tussen A c.s. en Subaru c.s. Derhalve mogen gedaagden niet de hiervoor onder 2.1 d en e weergegeven beeldmerken of het onder 2.1 b weergegeven (woord-)beeldmerk SUBARU gebruiken."
Het lijkt dat de Rechtbank hier een andere maatstaf hanteert dan het Hof Amsterdam in 2005, waarin het in eenzelfde soort zaak oordeelde dat 'het louter gebruik van beeldmerken om kenbaar te maken dat een dealer een specialist is in die auto's in zijn algemeenheid onvoldoende is om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tussen hen en Subaru.
Ten aanzien van de woordmerken is de Rechtbank van oordeel dat het gebruik van het woordmerk in beginsel noodzakelijk is om aan het publiek kenbaar te maken om welke auto’s het gaat. Het gebruik van het woordmerk Subaru is dan ook in beginsel toegestaan, zeker indien dat in combinatie met de woorden “specialist in” geschiedt. Dat is anders indien het woordmerk op zodanige wijze wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat A c.s. zijn aangesloten bij de dealerorganisatie van Subaru c.s. De Rechtbank gaat vervolgens per gedaagde na welk merkgebruik inbreukmakend is en komt tot de conclusie dat er in vrijwel alle gevallen sprake is van merkinbreuk (door met name gebruik van het beeldmerk).
Verbod op inbreuk merk- en auteursrechten toegewezen, gedeeltelijke doorverwijzing naar de Rechtbank Den Haag, die dient te oordelen over de vorderingen met betrekking tot de Gemeenschapsmerken.
Ook hier een forfetaire proceskostenveroordeling, aangezien de zaak is aangebracht vóór de handhavingsrichtlijn.
Lees het vonnis hier. Arrest van het Hof Amsterdam van 7 juli 2005: IEF 1115 . Eerder vonnis van 23 mei 2007 Subaru tegen Cosis: IEF 4135.
